Ochrona programów komputerowych w prawie własności intelektualnej – część II

Jak wyjaśniono w poprzedniej części artykułu, w europejskim porządku prawnym zdecydowano się na przyjęcie prawnoautorskiego modelu ochrony programów komputerowych. Co do zasady reżim ten nie wyklucza jednak ochrony programów komputerowych na podstawie innych przepisów, w szczególności prawa własności przemysłowej, a ściślej – prawa patentowego. Nawet w dyrektywie 2009/24/WE[1], w art. 8, wskazano, że „przepisy niniejszej dyrektywy pozostają bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych przepisów prawa, dotyczących na przykład praw patentowych, znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji, tajemnicy handlowej, ochrony produktów półprzewodnikowych lub prawa zobowiązań”. Jednocześnie, mając na względzie to, że system ochrony prawnoautorskiej posiada pewne mankamenty, twórcy oprogramowania coraz częściej szukają możliwości uzyskania ochrony na gruncie prawa patentowego. Czy jest to w ogóle możliwe?

Patent, prawo własności przemysłowej, wynalazek

W celu uporządkowania i zrozumienia poszczególnych pojęć, należy wyjaśnić, że patentem jest przyznane przez właściwy organ państwowy lub międzynarodowy prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy, przez określony czas, na terytorium określonego państwa lub państw.

Prawo patentowe jest jedną z dziedzin prawa własności przemysłowej. Przy określeniu zakresu prawa własności przemysłowej można posłużyć się przepisami Konwencji paryskiej o prawie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r. Zgodnie z art. 1 ust. 2 Konwencji: „przedmiotem ochrony własności przemysłowej są patenty na wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, znaki usługowe, nazwa handlowa i oznaczenia pochodzenia lub nazwy pochodzenia, jak również zwalczanie nieuczciwej konkurencji”.

Przepisy dotyczące patentu w polskim systemie prawnym zostały umiejscowione w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej[2].

Przedmiotem ochrony patentowej może być jedynie wynalazek. W polskim systemie prawnym nie ma jego definicji. Natomiast przepisy ustawy p.w.p. wskazują wynalazki, na które są udzielane patenty. Zgodnie z art. 24 p.w.p.: „patenty są udzielane – bez względu na dziedzinę techniki – na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania”. Bardzo podobne unormowanie znajduje się zresztą w Konwencji o udzielaniu patentów europejskich[3]. Mianowicie jak stanowi art. 52 (1) Konwencji, „patenty europejskie udzielane są na wszelkie wynalazki we wszystkich dziedzinach techniki pod warunkiem, że są one nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania”.

Program komputerowy jako wynalazek

Z przepisu art. 24 p.w.p. można zatem wywieść cztery podstawowe przesłanki, które muszą zostać spełnione łącznie, aby dane rozwiązanie mogło zostać objęte ochroną patentową. Są to:

• techniczny charakter,
• nowość,
• poziom wynalazczy,
• przemysłowa stosowalność.

Jednocześnie zarówno polska ustawa p.w.p., jak i Konwencja o patencie europejskim, zawierają przykładowe wyliczenie rozwiązań niebędących wynalazkami patentowymi. Zgodnie z art. 28 p.w.p. „za wynalazki, w rozumieniu art. 24, nie uważa się w szczególności:

1)  odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych;

2)  wytworów o charakterze jedynie estetycznym;

3)  planów, zasad i metod dotyczących działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gier;

4)  wytworów, których niemożliwość wykorzystania może być wykazana w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki;

4¹)  wytworów lub sposobów, których:

1. możliwość wykorzystania nie może zostać wykazana, lub
2. wykorzystanie nie przyniesie rezultatu spodziewanego przez zgłaszającego - w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki;

5)  programów do maszyn cyfrowych;

6)  przedstawienia informacji.”

Z kolei jak stanowi art. 52(2) i (3) Konwencji:

(2) „Nie uważa się za wynalazki w rozumieniu ust. 1 w szczególności:

(a)        odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych;

(b)       wytworów o charakterze estetycznym;

(c)        schematów, zasad i metod przeprowadzania procesów myślowych, rozgrywania gier lub prowadzenia działalności gospodarczej oraz programów komputerowych;

(d)       przedstawienia informacji.

(3) Postanowienia ust. 2 wykluczają zdolność patentową przedmiotu lub działalności, o których w nim mowa, jedynie o tyle, o ile europejskie zgłoszenie patentowe lub patent europejski dotyczą takiego przedmiotu lub działalności jako takich.”

Jak podnosi się w literaturze i orzecznictwie, cechą przedmiotów i działalności wymienionych w powyższych przepisach jest ich nietechniczny bądź abstrakcyjny charakter, a ich wyliczenie jest oparte na założeniu, że nie mieszczą się one w żadnej z dziedzin techniki i nie wnoszą technicznego wkładu. Z perspektywy niniejszego artykułu najważniejsze są oczywiście wyłączenia dotyczące programów komputerowych. Odmienne nazewnictwo stosowane przez omawiane akty prawne („programy do maszyn cyfrowych” w ustawie p.w.p., „programy komputerowe” – w Konwencji) nie ma wpływu na zakres znaczeniowy obu pojęć.

Programy komputerowe a wynalazki realizowane za pomocą komputera

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że cytowane powyżej przepisy całkowicie wyłączają możliwość ochrony patentowej programów komputerowych. Kwestia ta jest jednak nieco bardziej złożona.

Przede wszystkim trzeba wyróżnić dwa typy rozwiązań:

• rozwiązania stanowiące program komputerowy jako taki,
• rozwiązania (wynalazki) realizowane za pomocą komputera.

Wyłączenie możliwości ochrony patentowej dotyczy pierwszej ze wskazanych kategorii. W tej perspektywie istotne jest sformułowanie zawarte w ust. 3 art. 52 Konwencji o patencie europejskim, zgodnie z którym wyłączenie ochrony patentowej dotyczy wskazanych w przepisie rozwiązań jako takich. Wskazane zastrzeżenie dotyczy również ochrony patentowej na gruncie polskich przepisów, mimo że w ustawie p.w.p. brak jest takiego wyraźnego sformułowania. Generalnie nie ma natomiast przeszkód do objęcia ochroną patentową drugiej ze wskazanych wyżej kategorii – tj. wynalazków realizowanych za pomocą komputera. Chodzi tu o wynalazki wspomagane przez program komputerowy, gdzie jest on jedynie jednym z elementów technicznego wynalazku. W takim wypadku wynalazkiem może być zaprogramowane urządzenie albo realizowany przez nie techniczny proces. Popularnym przykładem obrazującym przedmiotowe zagadnienie jest oprogramowanie wspomagające określony nowatorski system hamulcowy. Nie można uzyskać patentu na program komputerowy, który steruje takim systemem, natomiast nie jest wykluczone objęcie ochroną patentową określonego sposobu hamowania, którego częścią jest sterujący program komputerowy.

Praktyka UPRP oraz EUP

Oczywiście kluczową kwestią w perspektywie omawianego problemu jest praktyczne zakwalifikowanie konkretnych rozwiązań do jednej z dwóch kategorii – tj. niepatentowalnych programów komputerowych jako takich oraz patentowalnych wynalazków wspieranych przez oprogramowanie. Jak pokazuje praktyka UPRP[4] oraz EUP[5], dużo bardziej liberalne podejście w tym temacie ma urząd europejski. UPRP konsekwentnie odmawia przyznawania ochrony samodzielnym programom komputerowym, ale i do wynalazków realizowanych za pomocą komputera podchodzi z dużym dystansem. Jako ilustracja stosunku UPRP do tematu patentowania wynalazków związanych z oprogramowaniem może posłużyć prezentacja zamieszczona na stronie internetowej UPRP[6], przygotowana przez UPRP przy okazji konferencji pt. „Programy komputerowe a prawo patentowe i autorskie". Tytuł prezentacji to: „Praktyka Urzędu Patentowego RP dla oceny zgłoszeń patentowych co do obecności wynalazku”. Znajdziemy tam stwierdzenia jasno określające stosunek UPRP do kwestii ochrony patentowej programów komputerowych. W przedmiotowych materiałach możemy choćby przeczytać, że „wynalazek realizowany przy pomocy komputera” jest „nazwą maskującą rzeczywistość”. Z kolei w odniesieniu do „Software patents (patentów na oprogramowanie)” pojawia się stwierdzenie o „omijaniu konwencyjnego zapisu zakazującego patentowanie programów komputerowych”, wraz z dalszą adnotacją: „Są szkodliwe, nie powinny być udzielane. Co robimy by to osiągnąć.”

Potwierdzenie sceptycyzmu UPRP wobec kwestii patentowania rozwiązań dotyczących oprogramowania znajdziemy przy okazji analizy orzeczeń sądów administracyjnych, rozpatrujących skargi od decyzji UPRP. Sądy, w swoich wyrokach, wielokrotnie zarzucały polskiemu urzędowi brak pogłębionej analizy zagadnienia oraz ignorowanie dorobku Izby Odwoławczej EUP. Na szczególne uwzględnienie zasługuje wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 kwietnia 2014 r., II GSK 78/13, w którym Sąd m. in. stwierdził, iż: „(…) Urząd Patentowy RP wydając decyzję miał obowiązek wszechstronnej analizy obowiązujących źródeł prawa, przy uwzględnieniu okoliczności braku normatywnego zróżnicowania przepisów określających przesłanki zdolności patentowej w ustawie o wynalazczości w odniesieniu do przepisów zarówno prawa własności przemysłowej, jak i Porozumienia TRIPS oraz Konwencji o udzielaniu patentów europejskich. Ma to istotne znaczenie, gdyż normatywna tożsamość cech konstytutywnych wynalazku jako rozwiązania o charakterze technicznym we wskazanych wyżej przepisach, nakłada na organ stosujący prawo obowiązek ich interpretowania w sposób jednolity, celem uniknięcia rozbieżności w stosowaniu prawa w identycznym bądź bardzo podobnym stanie faktycznym.” Ponadto: „Naczelny Sąd Administracyjny w składzie rozpoznającym niniejszą sprawę uważa, że zasadny jest podnoszony w literaturze przedmiotu postulat jednolitej interpretacji przepisów dotyczących przesłanek zdolności patentowej w prawie polskim oraz na gruncie Konwencji monachijskiej o udzielaniu patentów europejskich, uwzględniając przy tym praktykę orzeczniczą Europejskiego Urzędu Patentowego.”

Analizując z kolei praktykę EUP możemy zauważyć postępującą w czasie liberalizację poglądów urzędu w omawianym aspekcie. Dotyczy ona przede wszystkim oceny, czy przedmiot zgłoszenia jest wynalazkiem w rozumieniu art. 52 (1) Konwencji o patencie europejskim, tzn. czy ma charakter techniczny. Początkowo linia orzecznicza którą zainicjowała decyzja Izby Odwoławczej EUP z dnia 15 lipca 1986 r. w sprawie Vicom[7], skupiała się na analizie, czy dany wynalazek, którego częścią jest program komputerowy, wnosi „wkład techniczny” do aktualnego stanu wiedzy. Wkrótce nastąpił jednak zwrot w innym kierunku interpretacyjnym. Przełomowe decyzje w tym aspekcie zostały wydane w latach 1998[8] i 1999[9]. W obu sprawach zgłaszającym był IBM, przy czym sprawy te są określane jako Computer program product I and II. Przypomniano w nich zasadniczą dla komentowanego problemu zasadę, że wyłączone spod ochrony patentowej są – zgodnie z Konwencją o patencie europejskim – „programy komputerowe jako takie”, czyli rozwiązania o charakterze abstrakcyjnym, nieposiadające charakteru technicznego. Co do zasady przyjęto natomiast dopuszczalność opatentowania programów komputerowych powodujących tzw. dalszy skutek techniczny (further technical effect), tj. skutek wykraczający poza zwykłe zjawiska fizyczne (elektryczne) towarzyszące wykonywaniu programu.

W pierwszej z wymienionych decyzji stwierdzono, że do uniknięcia wyłączenia przewidzianego w art. 52 (2) Konwencji o patencie europejskim wystarcza, że program podczas wykonywania w komputerze powoduje skutek techniczny wykraczający poza normalne interakcje fizyczne zachodzące pomiędzy programem i komputerem.

Decyzje EUP w kolejnych latach tylko pogłębiały ów liberalny nurt orzeczniczy. Warto w tym miejscu wspomnieć o:

• decyzji z dnia 8 września 200o r. w sprawie Controlling pension benefits system/PBS PARTNERSHIP (T 931/95) oraz
• decyzji z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie Clipboard formats I/MICROSOFT (T 424/03).

W pierwszej z ww. decyzji Izba Odwoławcza EUP wskazała m. in., iż system komputerowy odpowiednio zaprogramowany w celu użycia go na konkretnym polu, w tym na polu biznesu lub ekonomii, ma charakter konkretnego urządzenia w znaczeniu fizycznego obiektu stworzonego przez człowieka w celu użytkowym, a co za tym idzie jest wynalazkiem w rozumieniu art. 52(1) Konwencji o patencie europejskim.

W drugiej z wymienionych decyzji również pojawiło się kilka interesujących spostrzeżeń dotyczących zdolności patentowej programów komputerowych. Po pierwsze, EUP wskazał na możliwość objęcia ochroną patentową metody wykorzystującej środki techniczne (w tym przypadku system komputerowy), nawet jeśli metoda dotycząca operacji na komputerze może być wykonywana jedynie przy pomocy programu komputerowego. Wynalazkiem w takim wypadku jest metoda, a nie program komputerowy jako taki. Ponadto EUP uznał również – w odniesieniu do nośnika komputerowego zawierającego program komputerowy do wykonania zastrzeganej metody – że program komputerowy zapisany na nośniku nie jest programem komputerowym jako takim, przez co również nadaje charakter techniczny zastrzeganemu przedmiotowi.  

Ochrona patentowa programów komputerowych – podsumowanie

Mimo że literalne brzmienie ustawy p.w.p. i Konwencji o patencie europejskim zdaje się wyłączać możliwość udzielenia ochrony patentowej programom komputerowym, praktyka EUP pokazuje, że taka możliwość jednak istnieje w odniesieniu do pewnej grupy rozwiązań. Ochrona nie może zostać przyznana jedynie „programom komputerowym jako takim”, co wynika wprost z Konwencji o patencie europejskim. Kluczową kwestią jest zatem rozstrzygnięcie, kiedy mamy do czynienia z czymś więcej niż jedynie „program komputerowy jako taki”. Przypomnijmy, że odmowa ochrony patentowej programów komputerowych jest uzasadniana abstrakcyjnym, nietechnicznym charakterem oprogramowania. Stąd jest uzasadnionym twierdzenie, że oprogramowanie będzie mogło zostać objęte ochroną wtedy, gdy będzie posiadało techniczny charakter. Z kolei w świetle przytoczonego wyżej orzecznictwa EUP, o technicznym charakterze oprogramowania możemy mówić np. wtedy, kiedy dany program powoduje tzw. „dalszy skutek techniczny” lub oprogramowanie jest związane z określonym urządzeniem, co nadaje programowi komputerowemu materialny, nie-abstrakcyjny charakter.

Mając na względzie, że prawnoautorski model ochrony programów komputerowych, będący dla tej kategorii wytworów modelem podstawowym, posiada pewne uciążliwe niedoskonałości – m. in. pozostawienie poza ochroną takich aspektów jak idee, zasady, funkcjonalności – twórcy oprogramowania będą zapewne coraz częściej próbować uzyskać ochronę swoich dzieł na gruncie prawa patentowego. W najbliższych latach okaże się, jak rozwinie się podejście urzędów patentowych do takiego rozwiązania, tzn., czy orzecznictwo będzie ewoluować w kierunku rozszerzenia zakresu patentowalnych rozwiązań dotyczących programów komputerowych, czy wręcz odwrotnie. W szczególności interesujące będzie stanowisko polskiego Urzędu Patentowego, który dotychczas podchodził do przedmiotowej kwestii nader sceptycznie, nieco ignorując nawet praktykę stosowania Konwencji o patencie europejskim przez EUP.

 

Jarosław Jezierski

adwokat, specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz prawie ochrony danych osobowych, współautor bloga www.sjezierski.pl o IT w kontekście technicznym i prawnym

Artykuł pochodzi z Biuletynu Euro Info 4/2019

Przeczytaj też: Ochrona programów komputerowych w prawie własności intelektualnej – część I

---

[1] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/24/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych (Wersja skodyfikowana), Dz. U. UE. L. z 2009 r. Nr 111, str. 16

[2] T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 776 z późn. zm. (dalej jako: „ustawa p.w.p.” lub „p.w.p.”)

[3] Konwencja o udzielaniu patentów europejskich (Konwencja o patencie europejskim), sporządzona w Monachium dnia 5 października 1973 r., zmieniona aktem zmieniającym artykuł 63 Konwencji z dnia 17 grudnia 1991 r. oraz decyzjami Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z dnia 21 grudnia 1978 r., 13 grudnia 1994 r., 20 października 1995 r., 5 grudnia 1996 r. oraz 10 grudnia 1998 r., wraz z Protokołami stanowiącymi jej integralną część (Dz. U. z 2004 r. Nr 79, poz. 737 z późn. zm.).

[4] Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

[5] Europejski Urząd Patentowy

[6] https://www.uprp.pl/uprp/Lead01,58,1179,7,index,pl,text/, dostęp: 10.04.2019 r.

[7] Decyzja z dnia 15 lipca 1986 r., T 208/84 - Vicom/Computer-related Invention.

[8] Decyzja z dnia 1 lipca 1998 r., T 1173/97 – Asynchronous resynchronization of a commit procedurę.

[9] Decyzja z dnia 4 lutego 1999 r., T 935/97 - Method and system in a data processing system windowing environment for displaying previously obscured information.