Działalność w dobie patentów koniecznych do spełnienia normy. Prawne i praktyczne aspekty wykorzystywania nowych technologii

Implementowanie nowych technologii w działalności gospodarczej jest prawie zawsze równoznaczne z korzystaniem z jednego bądź wielu patentów koniecznych do spełnienia normy (ang. Standard Essential Patent lub SEP), czyli standardu technicznego, takiego jak technologia WiFi, Bluetooth, czy 4G. Wielu przedsiębiorców z szeroko rozumianej branży technologicznej bierze na siebie ryzyko naruszenia nie jednego, lecz wielu SEP-ów oraz niezgodnego z FRAND (ang. Fair, Reasonable and Non-Discriminatory), czyli   uczciwymi, rozsądnymi i niedyskryminujących zasadami prowadzenia negocjacji, co może nieść konsekwencje w postaci strat wizerunkowych czy ekonomicznych. Celem niniejszego artykułu jest wprowadzenie przedsiębiorców do świata SEP i znormalizowanych technologii oraz przedstawienie jego kluczowych aspektów praktycznych i prawnych. W efekcie może to ułatwić podejmowanie świadomych decyzji produktowych, a także usprawnić procesy decyzyjne w branży technologicznej.

Czym jest SEP, a czym standard?

Zgodnie z powszechnie stosowaną w praktyce unijnej oraz międzynarodowej definicją, przez patent konieczny do spełnienia normy należy rozumieć „patent, który chroni technologię o podstawowym znaczeniu dla spełnienia normy”^[1], a więc patent chroniący „technologie niezbędne do spełnienia norm technicznych i wprowadzenia na rynek produktów opartych o te normy”^[2].

Przez pojęcie „standardu” rozumie się z kolei „dokument przedstawiający wymagania dla konkretnego elementu, materiału, komponentu, systemu lub usługi, bądź opisujący szczegółowo konkretną metodę lub procedurę”^[3] (tłum. aut.). Do najpopularniejszych standardów w branży telekomunikacyjnej należą znormalizowane technologie GSM, 2G, 3G, 4G, LTE, bądź WiFi czy Bluetooth, oraz nadchodzącą właśnie technologia 5G, a także większość innych technologii komunikacji bezprzewodowej. Należy przy tym pamiętać, że nie tylko technologie o charakterze bezprzewodowym mogą być objęte „standardami”.

Standardy technologiczne na co dzień

Standardy (znormalizowane technologie) oraz patenty konieczne do spełnienia normy nie zostały do tej pory uregulowane prawnie. Posługiwanie się tymi pojęciami w praktyce, w tym w szczególności w obrocie rynkowym, wynika ze stosowania obowiązujących przepisów prawa patentowego, działalności prowadzonej przez organizacje normalizujące (kreujące standardy) oraz z przyjmowanych przez organy unijne i organizacje międzynarodowe zasad dotyczących licencjonowania patentów koniecznych do spełnienia normy na warunkach FRAND.

Na skalę i codzienność problemu nieświadomego wykorzystania patentów koniecznych do spełnienia normy przez przeciętnego przedsiębiorcę działającego w branży technologicznej wskazuje liczba patentów zadeklarowanych jako niezbędne do spełnienia samych tylko norm 3G opracowanych przez Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ang. European Telecommunications Standards Institute, ETSI). Wynosi ona ponad 23 tysiące[4]. W wielu raportach dotyczących SEP Komisja Europejska wskazuje także, iż bazy organizacji rozwijających normy (ang. Standard Developing Organizations, SDO) zawierają „dziesiątki tysięcy SEP odnoszących się do jednej normy, a tendencja ta nasila się”[5]. W 2014 r. baza ETSI odnotowała 6 505 technologii normalizacyjnych zatwierdzonych jako standardy[6]. Aby jeszcze lepiej zobrazować problem powszechności wykorzystywania znormalizowanych technologii, należy nadmienić, że powszechnie używane urządzenie typu laptop czy telefon komórkowy współcześnie wykorzystuje przeciętnie około 250 standardów operacyjnych[7]. Oznacza to, że producent wprowadzający na rynek nowy telefon bądź inne urządzenie, mimo uzyskania licencji na podzespoły wchodzące w jego skład, jest obarczony ryzykiem naruszenia nawet kilkuset patentów koniecznych do spełnienia normy.

Zasada FRAND – uczciwa, rozsądna i niedyskryminująca

Organizacje normalizujące propagują politykę, zgodnie z którą uprawnieni do patentów koniecznych do spełnienia normy powinni udzielać licencji na zasadach FRAND. Wyznaczają one jedynie ogólne wytyczne dla charakteru, jaki powinny przyjąć rozmowy pomiędzy właścicielem patentu a przedsiębiorcą-producentem, oraz stanowią punkt wyjścia dla wszelkich negocjacji prowadzonych pomiędzy podmiotami z branży tech wykorzystującymi technologie objęte SEP-ami, oraz dla obliczania stawki licencyjnej FRAND za korzystanie z danych SEP-ów stanowiących przedmiot negocjacji.

Zasada FRAND w praktyce przekłada się na możliwość podniesienia zarzutów przeciwko właścicielowi patentu przez przedsiębiorcę wykorzystującego dany SEP, jeśli zaproponowana przez właściciela praw stawka licencyjna będzie rażąco wygórowana, dojdzie do „zastraszania”[8], bądź stosowania innych, nieetycznych praktyk negocjacyjnych. Należy jednak mieć na uwadze, że wspomniana zasada FRAND działa w obie strony, a zatem uprawniony z patentu ma wszelkie prawo do zarzucenia przedsiębiorcy naruszenia zasady FRAND w negocjacjach, jeśli będzie on zbyt długo zwlekał z odpowiedzią na złożoną ofertę, zbagatelizuje wezwanie do podjęcia rozmów, bądź podjęcia tego typu rozmów bezpodstawnie odmówi. Z tego względu dokonanie analizy stanowiska przedsiębiorcy wykorzystującego technologię objętą patentem koniecznym do spełnienia normy za uwzględnieniem zasady FRAND jest niezbędne dla poprawnego zidentyfikowania ryzyka biznesowego w obszarze negocjacji licencji na patenty konieczne do spełnienia normy.

Margines błędu SEP-ów

Do największych problemów związanych z systemem patentów koniecznych do spełnienia normy zalicza się rosnący margines błędu dla deklaracji SEP-ów. Nie są one poddawane weryfikacji przed umieszczeniem zawartych w nich informacji w bazach znormalizowanych technologii, co w skrócie oznacza, że nie każdy patent deklarowany jako „konieczny do spełnienia normy” faktycznie nim jest. Z tego względu rekomenduje się prowadzenie przez przedsiębiorców z branży tech czynnych konsultacji ze specjalistami w danej dziedzinie, czy wykorzystanie danej technologii w istocie wkracza w przedmiot patentu koniecznego do spełnienia normy.

Naruszenie patentu SEP – co teraz?

Co do zasady przyjmuje się, że korzystanie ze standaryzowanej technologii (np. 2G czy 3G) zwykle będzie jednak wkraczać w co najmniej jeden patent konieczny do spełnienia normy. Przeciętny przedsiębiorca działający w branży tech powinien wręcz przyjmować z góry, iż sam fakt prowadzenia działalności produkcyjnej bądź komercjalizacyjnej w dziedzinach innowacyjnych technologii wiąże się z wykorzystaniem co najmniej kilku SEP-ów, a tym samym ze wzmożonym ryzykiem zarówno prawnym, jak i ekonomicznym.

Po stronie przedsiębiorcy korzystającego ze standaryzowanej technologii wyróżnia się ryzyko w postaci:

• zablokowania możliwości korzystania z technologii w wyniku przedłożenia nadmiernych wymogów podmiotom zainteresowanym licencją na patent niezbędny do spełnienia normy (tak zwany hold-up);
• zablokowania możliwości korzystania z technologii przez danego przedsiębiorcę, jeśli nie wykazał on, iż należący do niego patent obejmuje standaryzowaną technologię;
• konieczności ponoszenia opłat licencyjnych na rzecz właścicieli patentów typu SEP, co negatywnie wpłynie na wyniki prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności oraz zmniejszy zyski.

Aby zminimalizować powyższe ryzyko, przedsiębiorca powinien każdorazowo dokonywać analizy prawnej produktów technologicznych wprowadzanych na rynek, a także monitorowania i reagowania na kierowane do niego zawiadomienia o wykorzystywaniu patentów koniecznych do spełnienia normy. W przypadku stwierdzenia, iż dany produkt w istocie wkracza w obszar SEP, należy podjąć negocjacje, stosując zasadę FRAND oraz dążyć do wynegocjowania jak najkorzystniejszej stawki, biorąc pod uwagę dostępne wytyczne unijne oraz stanowiska sądów w podobnych sprawach.

Obliczanie opłat FRAND

Z publicznie dostępnych danych statystycznych, tj. podsumowań wysokości stawek przyjmowanych dla licencjonowania standardów 2G, 3G i 4G objętych patentami koniecznymi do spełnienia normy, wynika iż opłata licencyjna w przeliczeniu na jeden SEP wynosi około kilku eurocentów, przy czym wysokość ostatecznie uiszczanej uprawnionemu opłaty jest uzależniona od liczby realnie wykorzystywanych SEP-ów. Spekuluje się, że te tendencje będą zmieniać się na korzyść właścicieli patentów koniecznych do spełnienia  normy.

Sposób określania powyższych stawek jest co do zasady bez znaczenia, jeśli weźmie się pod uwagę skalę i znaczenie nowych technologii, których wdrożenie zakłada wykorzystanie patentów koniecznych do spełnienia normy, takich jak chociażby technologia 5G. W ostatnim czasie przedsiębiorstwa określane mianem big tech, takie jak Ericsson, Nokia, czy Qualcomm przytaczały szacunkową wysokość opłat licencyjnych FRAND, jaką mają zamiar pobierać w przypadku technologii 5G. W przypadku patentów SEP należących do Ericssona mają one wynosić do 5 USD za każde urządzenie[9], patentów SEP należących do Nokii – około 3 EUR za każde urządzenie[10], a dla patentów Qualcomm – 16,25 USD za urządzenie[11]. Choć sposób obliczania opłat licencyjnych powinien odbywać się w zgodzie z zasadą FRAND, właściciele patentów często monopolizują pewien obszar patentów koniecznych do spełnienia normy, próbując narzucić wysokie stawki. W wielu przypadkach problem negocjowania tych stawek może zostać wyeliminowany przez przedsiębiorcę poprzez wykazanie, iż jego produkt nie wkracza w zakres patentu typu SEP. Jeśli zaś dojdzie do faktycznych negocjacji, zawsze warto przeprowadzić analizę wartości patentu SEP w kontekście danego produktu, w celu zobrazowania jego realnej wartości rynkowej w danym obszarze.

Roszczenia właściciela SEP

Poza ryzykiem finansowym wiążącym się z potencjalnym obciążeniem podmiotów wykorzystujących technologie objęte patentami typu SEP, nie można zapominać o niekorzystnych dla tych podmiotów technikach negocjacyjnych stosowanych przez właścicieli wspomnianych patentów koniecznych do spełnienia normy. Do najdotkliwszych i ciągnących za sobą najistotniejsze konsekwencje dla działalności podmiotów w branży tech zalicza się działania takie jak forsowanie zawarcia umów o zachowaniu poufności (ang. Non-Disclosure Agreements, NDA), tak zwane „wiązanie” ze sobą patentów koniecznych do spełnienia normy (ang. bundling) wymuszające na przedsiębiorcy opłacanie większej ilości patentów, niż rzeczywiście przez niego wykorzystywane, a także interpretowanie zachowań oraz działań przez niego podejmowanych jako działanie w złej wierze tudzież stanowiące odmowę podjęcia rozmów lub dalszych negocjacji na zasadach FRAND.

Przez przedsiębiorców za najgroźniejsze spośród roszczeń przysługujących właścicielom SEP jest uznawane roszczenie o zaniechanie, które – w przypadku jego realizacji – może doprowadzić do całkowitego uniemożliwienia korzystania z produktów wykorzystujących opatentowaną technologię przez podmiot prowadzący działalność w tym obszarze. Taki skutek może zostać uzyskany przez właścicieli SEP-ów poprzez zabezpieczenia roszczeń w postaci zakazania korzystania z chronionego wynalazku na czas postępowania, bez prowadzenia pełnego postępowania dowodowego, co w przypadku produktów bądź usług oferowanych na rynku produktów tech może znacznie zaszkodzić każdej firmie wykorzystującej innowacyjne rozwiązania, głównie z uwagi na ich szybką dezaktualizację oraz konkurencyjny charakter.

Co na to sądy?

Na chwilę obecną polskie sądy nie rozstrzygały jeszcze w ani jednej sprawie dotyczącej patentów koniecznych do spełnienia normy, czy też dochowania zasad FRAND w negocjacjach pomiędzy przedsiębiorcą a właścicielem patentu takiego typu. Analiza wyroków dotyczących SEP i znormalizowanych technologii wydawanych w innych państwach[12] jednoznacznie pozwala zaobserwować przewagę uprawnionych z patentów koniecznych do spełnienia normy nad przedsiębiorcami wykorzystującymi opatentowane technologie, a także dominujące znaczenie przestrzegania zasady FRAND od momentu podjęcia rozmów przez strony, aż po obliczanie wysokości opłat licencyjnych dla patentu typu SEP oraz podpisanie umowy licencyjnej. W takim świetle sądownictwa międzynarodowego przedsiębiorcy powinni przyjąć ostrożną postawę, uważnie monitorować rynek standardów technologicznych oraz rzetelnie przeprowadzać analizy biznesowe, prawne oraz technologiczne produktów jeszcze przed wprowadzeniem ich do obrotu, aby maksymalnie zminimalizować ryzyko angażowania się w obligatoryjne negocjacje FRAND obarczone między innymi ryzykiem wycofania produktu z rynku.

Minimalizacja ryzyka

Przedsiębiorcy działający w branży innowacji technologicznych oraz mogący sądzić, iż ich działalność będzie wkraczać w obszar patentów koniecznych do spełnienia normy, powinni podejmować działania prawne i biznesowe mające na celu minimalizowanie ryzyka związanego z naruszeniem patentów typu SEP. Zalicza się do nich przeprowadzanie regularnych analiz technologicznych w celu zweryfikowania, czy dany produkt wykorzystuje znormalizowane technologie, a w przypadku uzyskania pozytywnej odpowiedzi – czy implementuje on patenty typu SEP obejmujące dany standard technologiczny. Co więcej, czynnikiem mogącym mieć istotny wpływ na obniżenie ryzyka związanego z naruszeniem patentu typu SEP jest prowadzenie monitoringu otrzymywanych zgłoszeń oraz prawna weryfikacja ewentualnych zawiadomień o wkroczeniu w zakres patentu SEP. W przypadku podjęcia rozmów z uprawnionym z patentu koniecznego do spełnienia normy, negocjacje powinny być prowadzone z poszanowaniem zasady FRAND, w celu uniknięcia spornych sytuacji oraz narażania firmy na straty wiążące się z – w najgorszym razie – wycofaniem produktu z rynku.  

Karolina Kaim

specjalistka ds. własności intelektualnej, ze szczególnym naciskiem na problematykę nowych technologii i prawo amerykańskie, współpracuje z kancelarią Barta & Kaliński sp. j. w Krakowie

Artykuł pochodzi z Biuletynu Euro Info 5/2019

Przeczytaj więcej takich artykułów w strefie wiedzy PARP

[1] Oprac. zbior. Komisji Europejskiej, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Określenie unijnego podejścia do patentów niezbędnych do spełnienia normy, https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2017:0712:FIN:PL:PDF (data dostępu: 29.12.2018), s. 1.

[2] Tamże.

[3] Oprac. zbior. Komisji Europejskiej, Competition policy brief: Standard-essential patents, http://ec.europa.eu/competition/publications/cpb/2014/008_en.pdf (data dostępu: 25.11.2018), s. 1

[4] Tamże.

[5] Tamże, s. 3.

[6] Oprac. zbior. Komisji Europejskiej, Competition policy brief: Standard-essential patents, http://ec.europa.eu/competition/ publications/cpb/2014/008_en.pdf (data dostępu: 25.11.2018), s. 2

[7] Tamże.

[8] Należy przez to rozumieć zachowania uprawnionego z patentu, które stanowią wykorzystywanie przez niego pozycji dominującej w negocjacjach (strona wykorzystująca SEP jest zmuszona opłacić licencję bądź wycofać produkt z rynku), przyjmujące postać między innymi sugestii skierowania sprawy na drogę sądową, zaznaczania na wstępie, iż proponowana, wysoka stawka licencyjna nie podlega negocjacjom, czy wskazywania, iż brak zgody zakończy się wnioskiem uprawnionego z patentu o zabezpieczenie roszczeń, a więc wycofaniem produktu wykorzystującego patent typu SEP z dystrybucji.

[9] https://www.fiercewireless.com/5g/qualcomm-to-charge-up-to-16-25-royalties-for-every-5g-phone-more-than-ericsson-s-5-phone

[10] https://www.nokia.com/about-us/news/releases/2018/08/21/nokia-licensing-rate-expectations-for-5gnr-mobile-phones/

[11] https://www.fiercewireless.com/5g/qualcomm-to-charge-up-to-16-25-royalties-for-every-5g-phone-more-than-ericsson-s-5-phone

[12] W szczególności należy tu wskazać na wyroki sądów amerykańskich, niemieckich oraz brytyjskich, które przodują pod względem ilości spraw dotyczących patentów koniecznych do spełnienia normy oraz prowadzenia negocjacji i obliczania opłat licencyjnych SEP z dochowaniem zasad licencjonowania FRAND.